朱江律師

深圳XXX公司與東莞XX公司侵害專(zhuān)利權(quán)糾紛

代 理 詞

關(guān)于深圳市XXX機(jī)械設(shè)備有限公司與東莞市XXXXXXXX設(shè)備有限公司侵害專(zhuān)利權(quán)糾紛一案，廣東楚圳律師事務(wù)所朱江律師接受深圳市XXX機(jī)械設(shè)備有限公司的委托，擔(dān)任其代理人，現(xiàn)就案件相關(guān)情況發(fā)表如下代理意見(jiàn)：

案件在審理過(guò)程中，為更好的描述產(chǎn)品名稱(chēng)，將被控侵權(quán)物品簡(jiǎn)稱(chēng)為1，將主張先用權(quán)的物品簡(jiǎn)稱(chēng)為2，本代理詞也將按照以上簡(jiǎn)稱(chēng)。

一、關(guān)于在先使用權(quán)

在先使用的法律依據(jù)是專(zhuān)利法的第69條第2款，“在專(zhuān)利申請(qǐng)日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造、使用的“。由于先用權(quán)對(duì)已成立的專(zhuān)利技術(shù)構(gòu)成了極大的抗辯，因此要證明在先使用，免除侵權(quán)責(zé)任，就必須要求對(duì)先用權(quán)人設(shè)定相應(yīng)的舉證責(zé)任，同樣，“是否在原有范圍內(nèi)制造和使用”、“自行舉證證明的責(zé)任”、“在先使用的合法性”這三個(gè)條件是否達(dá)成，才是先用權(quán)是否存在的理由。

1、關(guān)于原有范圍。

被告在庭審中偷換概念，避重就輕，僅談產(chǎn)品2與我方主張的獨(dú)立權(quán)利請(qǐng)求中的產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)是否一致，而避而不談產(chǎn)品2到底是否具備我方主張的專(zhuān)利技術(shù)所實(shí)現(xiàn)的功能一致。事實(shí)上，產(chǎn)品2屬于過(guò)時(shí)產(chǎn)品，屬于我方此案主張的專(zhuān)利技術(shù)的第一代產(chǎn)品，同樣也是我方法定代表人許環(huán)繁在富士康公司工作時(shí)發(fā)明的產(chǎn)品，其根本不能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)中“而后向靠近缸體的方向移動(dòng)“這一專(zhuān)利技術(shù)。至于我方獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)的表述中是否將涉案的專(zhuān)利技術(shù)與產(chǎn)品2的區(qū)別寫(xiě)進(jìn)去，這是專(zhuān)利審查的問(wèn)題，根本不是本案審理和考慮的重點(diǎn)和要點(diǎn)。本案審理和考慮的要點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)是被告主張?jiān)谙?/span>使用的產(chǎn)品2，是否仍在“原有范圍”之內(nèi)。如被告向法庭出示的產(chǎn)品2，能實(shí)現(xiàn)涉案專(zhuān)利技術(shù)的“而后向靠近缸體的方向移動(dòng)“這一技術(shù)特征，那么就存在在先使用的說(shuō)法；如果產(chǎn)品1存在這一技術(shù)，產(chǎn)品2不存在這一技術(shù)的，那就不能認(rèn)定被告是在原有范圍內(nèi)繼續(xù)制造和使用的，就必須認(rèn)定被告是侵權(quán)的。

2、關(guān)于舉證責(zé)任。

要證明自己具備在先使用，是需要自己承擔(dān)舉證責(zé)任的。被告庭審中出示的產(chǎn)品2，所述是自己于2014年銷(xiāo)售給長(zhǎng)盈公司的，我方認(rèn)為被告當(dāng)庭出示的物證2，并不能僅憑長(zhǎng)盈公司的貨物出門(mén)證和順豐快遞的快遞清單，在長(zhǎng)盈公司未向法庭出示證人證言，也沒(méi)有證人到庭說(shuō)明情況的情況下，就證明這款就是2014年銷(xiāo)售給長(zhǎng)盈公司的這款。被告的舉證缺乏有效要件。

3、關(guān)于合法性

根據(jù)2009年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條第一款規(guī)定：“被訴侵權(quán)人以非法獲得的技術(shù)或設(shè)計(jì)主張先用抗辯的，人民法院不予支持” ，因此，專(zhuān)利法中規(guī)定的在先使用，必須具備合法性，非因合法手段取得的，仍不能認(rèn)定具備在先使用的情形。

被告理應(yīng)舉證證明產(chǎn)品2是在專(zhuān)利申請(qǐng)日之前，使用自己的技術(shù)，自己的研究，自己的設(shè)計(jì)，自己的生產(chǎn)線，或合法受讓取得的技術(shù)來(lái)獲取的，但被告未能舉出任何證據(jù)來(lái)證明在先使用的產(chǎn)品，是通過(guò)合法手段取得的。事實(shí)上，原告的法定代表人許環(huán)繁，早在2014年在富士康就職時(shí)，就作為發(fā)明人研究出了這款產(chǎn)品，其自己能作為發(fā)明人繼續(xù)制造，使用，銷(xiāo)售此款產(chǎn)品，其他人是不能使用的，一旦使用，就涉嫌侵權(quán)。因此，被告的此款產(chǎn)品，并非自己研制和生產(chǎn)，同樣是通過(guò)剽竊的手段取得，然后制造出來(lái)，銷(xiāo)售給長(zhǎng)盈公司的。被告此款產(chǎn)品的取得，不具備合法性，法庭應(yīng)當(dāng)對(duì)此繼續(xù)予以審查，并做出相應(yīng)的公正判決。

4、關(guān)于實(shí)施或準(zhǔn)備的程度

2009年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條第二款規(guī)定：有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專(zhuān)利法第69條第(二)項(xiàng)規(guī)定的已經(jīng)作好制造、使用的必要準(zhǔn)備：(一)已經(jīng)完成實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要技術(shù)圖紙或者工藝文件；　(二)已經(jīng)制造或者購(gòu)買(mǎi)實(shí)施發(fā)明創(chuàng)造所必需的主要設(shè)備或者原材料。

被告理應(yīng)按照司法解釋的要求，對(duì)以上實(shí)施和準(zhǔn)備的程度舉出相關(guān)證據(jù)，但被告未舉出任何證據(jù)予以證明，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)舉證不能的后果，據(jù)此，法庭應(yīng)當(dāng)否定其的在先使用權(quán)。

5、關(guān)于原有規(guī)模

2009年《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十五條第三款規(guī)定：專(zhuān)利法第六十九條第(二)項(xiàng)規(guī)定的原有范圍，包括專(zhuān)利申請(qǐng)日前已有的生產(chǎn)規(guī)模以及利用已有的生產(chǎn)設(shè)備或者根據(jù)已有的生產(chǎn)準(zhǔn)備可以達(dá)到的生產(chǎn)規(guī)模。由此可見(jiàn)，我國(guó)專(zhuān)利法要求的原有規(guī)模包括兩種情況，一是在先使用人在申請(qǐng)日時(shí)的實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模。二在先使用人在申請(qǐng)日時(shí)自身具備條件下的最大生產(chǎn)規(guī)模。

同樣，被告仍有義務(wù)舉證證明自己在申請(qǐng)日之前的生產(chǎn)規(guī)模以及現(xiàn)在的生產(chǎn)規(guī)模，被告未舉證證明，需要承擔(dān)舉證不能的法律后果。

二、關(guān)于被控侵權(quán)產(chǎn)品1是否構(gòu)成侵權(quán)

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專(zhuān)利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第二條，“人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)權(quán)利要求的記載，結(jié)合本領(lǐng)域普通技術(shù)人員閱讀說(shuō)明書(shū)及附圖后對(duì)權(quán)利要求的理解，確定專(zhuān)利法第五十九條第一款規(guī)定的權(quán)利要求的內(nèi)容”；

第三條，“人民法院對(duì)于權(quán)利要求，可以運(yùn)用說(shuō)明書(shū)及附圖、權(quán)利要求書(shū)中的相關(guān)權(quán)利要求、專(zhuān)利審查檔案進(jìn)行解釋。說(shuō)明書(shū)對(duì)權(quán)利要求用語(yǔ)有特別界定的，從其特別界定。以上述方法仍不能明確權(quán)利要求含義的，可以結(jié)合工具書(shū)、教科書(shū)等公知文獻(xiàn)以及本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的通常理解進(jìn)行解釋。”

第四條，“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書(shū)和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”

綜上所屬，我方認(rèn)為，權(quán)利要求書(shū)中的獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)項(xiàng)，在表述中已經(jīng)涵蓋了涉案專(zhuān)利的全部技術(shù)特征，只是未能描述涉案專(zhuān)利與產(chǎn)品1存在差異化結(jié)構(gòu)的描述，但該差異化結(jié)構(gòu)的描述，已經(jīng)在從屬權(quán)利、說(shuō)明書(shū)、附圖中予以了體現(xiàn)，已經(jīng)完全能證明產(chǎn)品1的技術(shù)特征全部落入了原告專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)范圍。與產(chǎn)品1差異化的結(jié)構(gòu)，未能寫(xiě)入權(quán)利要求書(shū)的“獨(dú)立請(qǐng)求權(quán)”中，并不能否定產(chǎn)品1未能落入專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍，做這種俠義性解釋?zhuān)@然是不利于所有專(zhuān)利權(quán)的保護(hù)的。

三、關(guān)于侵權(quán)賠償款

1、被告因侵權(quán)的獲利

雖然我方無(wú)法使用直接證據(jù)證明被告因侵權(quán)獲取的利益，但從被告向法庭的舉證，比如購(gòu)銷(xiāo)合同，采購(gòu)合同等，恰恰從側(cè)面證明了被告一直且持續(xù)的對(duì)外銷(xiāo)售包含侵權(quán)產(chǎn)品的事實(shí)，并且銷(xiāo)售對(duì)象廣泛而且穩(wěn)定，持續(xù)時(shí)間久且數(shù)量較大，被告因侵權(quán)所獲取的利益，應(yīng)當(dāng)可以大致確定。

2、原告因侵權(quán)所遭受的損失

我方因侵權(quán)遭受的損失，可以從我方向法庭舉證的歷年利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)報(bào)告中可以看出，由于該技術(shù)應(yīng)用的范圍相對(duì)狹窄，客戶(hù)范圍相對(duì)較少，因此市場(chǎng)上自從有了被告的侵權(quán)物品，就極大的占據(jù)了相關(guān)市場(chǎng)，令原告自行研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品收到侵權(quán)、價(jià)格戰(zhàn)、搶占市場(chǎng)等多重的壓力和打擊，導(dǎo)致銷(xiāo)售量和利潤(rùn)的急劇下降，原告因被告的侵權(quán)行為遭受的損失，也是顯而易見(jiàn)的。

綜上所述，被告此前制造和銷(xiāo)售的產(chǎn)品，并不具有先用權(quán)，被告被控侵權(quán)制造和銷(xiāo)售的產(chǎn)品的技術(shù)特征，也全部落入原告的專(zhuān)利權(quán)保護(hù)范圍之內(nèi)，被告理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。請(qǐng)法庭結(jié)合全案證據(jù)和相關(guān)法律法規(guī)，查明真相，判如所請(qǐng)。

代理人：廣東楚圳律師事務(wù)所

朱江律師

2021年5月3日